A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou
improcedente o pedido de indenização da Multimed Distribuidora de
Medicamentos Ltda. contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), referente aos prejuízos sofridos em razão da ruptura de
contrato de licenciamento da marca mista Multimed.
A Multimed Distribuidora de Medicamentos ajuizou a ação para
restabelecer seu registro para a marca mista Multimed perante o INPI.
Sustentou que efetuou o depósito da marca em 9 de junho de 1998, mas, em
decorrência de procedimento administrativo de nulidade movido pela
Multiclínica Serviços de Saúde Ltda., o registro foi cancelado. Pediu
ainda a condenação do INPI a indenizá-la.
O juízo da 2ª Vara Federal de Blumenau (SC) julgou a ação
parcialmente procedente e condenou o INPI a indenizar a distribuidora de
medicamentos pelos prejuízos sofridos em razão da ruptura de contrato
de licenciamento firmado por ela com terceiro, motivada pelo fato de o
registro da marca ter sido atacado por processo administrativo de
nulidade.
A empresa e o INPI apelaram da sentença. O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF4) acolheu somente o pedido da distribuidora,
entendendo que ela efetuou o registro dos seus atos constitutivos na
Junta Comercial de Blumenau em dezembro de 1987, enquanto a Multiclínica
efetuou o depósito do registro da marca no INPI em 1992, obtendo-a em
1994.
“O registro do nome comercial/empresarial foi anterior ao registro
marcário, de modo que aquele merece ser protegido”, afirmou o TRF4.
No recurso especial ao STJ, o INPI alegou que o direito marcário se
vale do sistema atributivo, o que significa dizer que o signo é dado a
quem primeiro o reivindicar. Ressaltou que a marca registrada em nome de
Multiclínica Serviços de Saúde Ltda. não pode mais ser questionada,
pois já transcorreu o prazo de cinco anos para propositura de ação de
nulidade.
Por último, assinalou que as atividades das empresas são afins, o que pode trazer confusão aos consumidores.
Em seu voto, o relator, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que a
tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim
como da marca, tem o objetivo de evitar o proveito econômico parasitário
e o desvio de clientela, além de proteger o consumidor.
Entretanto, segundo o ministro, as formas de proteção ao nome
empresarial e à marca comercial não se confundem. O STJ entende que
eventual conflito entre nome empresarial e marca não é resolvido apenas
com base no princípio da anterioridade do registro, mas também devem ser
levados em conta os princípios da territorialidade –âmbito geográfico
de proteção – e da especificidade – tipo de produto e serviço, explicou
Salomão.
O ministro destacou ainda a possibilidade de confusão ou associação
entre as marcas das duas empresas, por possuírem identidade fonética e
escrita quanto ao elemento nominativo e por se destinarem ao mesmo
segmento de mercado. Assim, seria inviável admitir a coexistência de
tais marcas.
Por fim, Salomão concluiu que não é possível anular o registro da
Multiclínica. Isso porque tal registro foi concedido em 1994, sem ter
sofrido impugnação por parte da distribuidora de medicamentos – nem
administrativa, no prazo de seis meses, nem judicial, no prazo de cinco
anos, nos termos do artigo 174 da Lei 9.279/96.
“Desse modo, correto o INPI quando assevera restar preclusa a
possibilidade de questionar tal registro por meio de processo
administrativo de nulidade, bem como por meio de ação de nulidade de
registro. Este só poderá ser impugnado por meio de processo
administrativo de caducidade, se preenchidos os requisitos legais, nos
termos da Lei da Propriedade Industrial”, disse o relator.
Fonte: Direito net